金鹏研究｜构建知识产权矩阵提升企业创新保护力度——以ZF集团专利无效后提起反不正当竞争案件为视角

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专利无效前的民事侵权案件简介

（一）权利人及其权利基础

ZF集团系护肤品行业领先企业，注重产品研发与品牌宣传推广，旗下护肤品牌定位清晰，受众群体集中，深受消费者青睐。案涉商品系ZF集团旗下系列面膜商品，该系列面膜主打不同的天然元素，推出多款面膜产品组成面膜系列，多款面膜产品的包装及装潢风格整体近似，仅局部装潢图案及装潢背景颜色有一定差异。因融合不同天然元素，加之ZF集团持续以较大投入进行宣传推广，聘请明星代言，案涉商品自上市以来覆盖销售渠道广泛，商品销量较大。

ZF集团为保护案涉系列面膜，其主品牌已注册商标，并就系列面膜中的一款面膜商品包装盒及包装瓶，申请了两项外观设计专利。除此以外，未就案涉系列面膜申请其他知识产权。

（二）被诉主体及被诉侵权情况

A、B、C是三家护肤品行业公司，与ZF集团均位于华南相同省份，A、B、C公司共同生产被诉侵权的系列面膜商品，通过官方网站、网络商城及线下零售店销售、许诺销售被诉侵权产品。被诉侵权产品同样由多款面膜组成系列商品，各自包装及装潢风格整体近似，仅局部装潢图案、装潢背景颜色存在差异。将被诉侵权系列产品与ZF集团的系列面膜进行比较，两者包装瓶相同，包装盒近似。

（三）专利无效前的一审结果

针对A、B、C公司的被诉侵权行为，ZF集团完成证据保全后，自行向广州知识产权法院提起第一批外观专利侵权诉讼，请求保护就案涉面膜享有的包装瓶及包装盒外观设计专利。广州知识产权法院一审认定，ZF集团享有的案涉外观设计专利权依法受法律保护，A、B、C公司共同生产、销售、许诺销售了被诉侵权商品，被诉侵权设计与ZF集团包装瓶及包装盒外观设计均构成近似，均落入ZF集团外观设计专利的保护范围，侵犯了ZF集团案涉外观设计专利权，判决A、B、C公司停止专利侵权行为，赔偿ZF集团经济损失及合理维权开支。

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专利侵权诉讼期间的行政确权结果

A、B、C公司不服一审判决提起上诉。二审期间，A公司发现ZF集团在申请外观专利前，就对应商品提前向国家食药监局进行了上市前的行政备案，商品包装盒及部分包装瓶视图被公布于国家食药监局官网。A公司进一步调查发现，ZF集团在申请外观专利前，已有ZF集团产品图片出现于某美妆达人博客。

A公司遂提出无效宣告请求，国家知识产权局经审理认定，ZF集团包装盒外观设计在申请日以前已在国家食药监局网站备案公开，据此依法宣告包装盒外观设计专利无效。而包装瓶因备案视图公开不充分，依法维持包装瓶外观设计专利有效。各方均未提起行政诉讼，无效宣告请求书生效。

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专利无效后的反不正当竞争案件简介

ZF集团包装盒外观专利被宣告无效后，笔者接受ZF集团委托，代理ZF集团的知识产权维权诉讼。笔者分析发现，ZF集团权利商品系其旗下品牌主营产品，包装盒设计系ZF集团独立自主设计，明显有别于市场普通护肤品包装盒，有较强显著性。自2014年权利商品上市至今未变更商品包装装潢，并持续投入重金及聘请明星，赞助商业活动等方式进行宣传推广。在销售量方面，系列面膜其中的一款产品，仅ZF集团自营天猫旗舰店累计销售量已超过500万。

笔者分析认为，从ZF集团权利商品的销售额、销售时间、销售区域，以及直达终端的销售对象等角度，有较大机会认定该商品包装盒上的装潢属于《反不正当竞争法》第六条第（一）项规定的“有一定影响的商品包装、装潢”。一旦认定属于“有一定影响的商品包装、装潢”，相较于专利保护，前者保护期限更长，且保护力度更大，可谓完美弥补包装盒专利被无效的“遗憾”。

笔者遂建议委托人，以“具有一定影响的商品装潢”为由，就系列面膜整体作为请求保护的对象，继续向人民法院请求司法保护，就A、B、C公司的前述被诉侵权行为，提起反不正当竞争诉讼。ZF集团接受笔者意见，委托笔者代理反不正当竞争诉讼，并最终获得白云区人民法院支持。二审期间，双方和解，A、B、C公司撤回上诉，一审判决生效，ZF集团权利商品及其装潢最终获得司法保护及可观的经济赔偿。

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案例评析

《反不正当竞争法》第六条第（一）项规定的“有一定影响的商品包装、装潢”，属于法律明令禁止实施的一种混淆行为的。司法认定“有一定影响的商品使用的包装、装潢”应当满足两个条件：一是请求保护的商品具有一定影响，即具有一定的知名度；二是包装、装潢具有显著性。如何认定商品是否具有一定影响，人民法院通常依照《最高院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条的规定，从商品销售时间、区域、金额、对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，以及获保护记录等因素进行审理认定。显著性的认定，则通常被要求该商品装潢可发挥识别商品的作用。进一步认定被诉行为属于第六条第（一）项明令禁止的混淆行为，则要求符合《反不正当竞争法》混淆行为的“同一性”要件，即被诉商品与权利商品相同或者近似，以及被诉包装、装潢与“有一定影响的商品使用的包装、装潢”相同或者近似。

本系列案中，ZF集团的系列面膜产品销售时间长，销售区域广泛，销售量较大，有持续且较大投入的宣传推广。客观上满足“有一定影响商品”的认定条件。权利商品装潢是木纹设计，辅以四角的蔓藤花纹，镂空设计卡纸包围包装盒，卡纸不同面用于镂空显露和标注商品、产品名称、用途、使用方法、成分及厂家等信息，卡纸的颜色分别与系列面膜不同款产品的天然元素相对应。上述各元素组合成一起具有显著性，发挥识别商品的作用。而被诉装潢与权利装潢仅存在细微差异，整体构成近似。

笔者认为，办理本系列案件难度不在于“商品是否具有一定影响商品”、“包装、装潢是否具有显著性”、“同一或者相似性”等要件的举证，而在于专利被无效后，变更反不正当竞争案由重新起诉的同时，如何制定适合的诉讼策略，让委托人就权利商品获得司法保护范围的最大化。本案权利商品为系列面膜产品，整个系列由多款不同天然元素面膜产品构成，不同款面膜在影响力认定要素上存在明显差异，部分款面膜存在不被认定“具有一定影响的”诉讼风险。结合此前诉讼代理经验，经反复斟酌和细致分析，笔者为委托人确立“系列商品整体保护，被诉商品分案起诉”的诉讼策略，并通过精细化举证，在专利无效的情况下，最大化维护委托人的合法权益，取得委托人满意的办案效果。

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结语。

随着社会层面信息交互速度与效率的不断提升，企业知识产权保护不断出现新的挑战。以专利保护为例，企业创新要获得专利保护，应具有专利法意义上的新颖性，须申请专利前对发明创造加以保密。谚语有云“没有密不透风的墙”，发明创造有时难免被泄漏，如模具供应商泄漏，经销友商发朋友圈提前“尝鲜”等在实务中并不少见；有时“创新的城堡被内部攻破”，如前述系列案件中，ZF集团在申请专利前行政备案，导致设计被公开。

知识产权法律制度不断健全和趋于完善，客观上为不同的创新客体提供适合的保护途径；甚至相同的创新客体，可在不同的产品周期或服务周期寻求不同的知识产权法律获得保护。以前述案件所涉护肤品为例，考虑到面膜产品销售和宣传情况，从纵向看已处于成熟的市场周期，经长期的宣传投入已具有相当市场影响力，符合《反不正当竞争法》意义上的“具有一定影响的商品”认定条件。当案涉外观专利被宣告无效后，可另循途径继续获得包装、装潢的保护，以维护企业长期的宣传投入，维持应有的市场份额。随着企业的发展壮大，创新保护不断面临的挑战，企业有必要构建知识产权矩阵，以利于进一步提升企业的创新保护力度。

律

师

简

介

李久禄 律师、专利代理师

广州金鹏律师事务所合伙人

广州市律协公平贸易专委会委员

粤港澳大湾区知识产权调解中心调解员

广州市增城区重点产业知识产权工作站专家

专注领域

专注于专利、商标、版权及反不正当竞争法领域，在知识产权争议解决、无效确权和运营管理等方面具有深入的理论研究和丰富的实践经验。执业至今代理了数百宗知识产权侵权诉讼，反不正当竞争诉讼，以及知识产权无效确权案件。所办案件入选过最高院知识产权宣传周公开审理典型案例，广州市开发区知识产权保护白皮书典型案例等。

供稿 | 李久禄

排版 | 冯茵

核稿 | 王苑麒

审定 | 杨亮

全国优秀律师事务所

金鹏律师事务所成立于1993年，是广州第一家市属合伙制律师事务所，目前已发展成为华南地区最具规模的综合大型律师事务所之一，曾获全国优秀律师事务所、司法部律师行业创先争优活动示范点、广东省文明律师事务所、广州市十佳律师事务所，汤森路透ALB2021《亚洲法律杂志》中国区域市场排名十五佳华南地区本地律所等50多项荣誉称号。

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